A equipe Fanti Advogados obteve importante decisão na Justiça Federal, que anulou o registro de marca de uma empresa, que através do uso parcial da expressão protegida pelo INPI provocava a confusão nos consumidores. O Advogado Alexandre Fanti comentou a importância desta decisão, que para ele “em um mercado cada vez mais competitivo, alguns concorrentes buscam se apropriar dos investimentos e desenvolvimento realizados por empresas sérias e de alto renome, apropriando de toda uma história e reputação, para enganar e induzir o consumidor a comprar produtos que por vezes são de péssima qualidade”.

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Abaixo um trecho da decisão:

0004250-70.2012.403.6100
Pretende o Autor a anulação do registro da marca registrada pela Ré, sob a alegação de que, ambas vendem o mesmo produto – coberturas com telhas móveis, capaz de cobrir ou descobrir o ambiente – com nome extremamente parecidos. Relata que referido produto foi inventado por um dos sócios da Z., tendo a proteção da propriedade industrial por dez anos, quando então se abriu para domínio público. Entretanto, a marca – A.T/A.M – tem proteção, que segundo o entendimento da Autora, está sendo violada. Afirma que a Ré até utiliza o mesmo slogan de propaganda, qual seja, a cobertura que abre e fecha. O INPI (fls. 93 e seguintes) reconhece que o registro foi efetuado indevidamente, em contradição com o inciso XIX do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, que determina que:Art. 124. Não são registráveis como marca:(. . .) XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia(. . .) A Ré, por sua vez, defende a continuação do uso da marca que registrou, sob a argumentação de que, durante o processo de registro, não houve qualquer impugnação e, dessa forma, adquiriu o direito ao uso. Afirma, também, que a mera utilização do termo A. não é capaz de causar a confusão alegada pelo Autor. Entendo caber razão ao Autor. Analisando a situação descrita nos autos, verifica-se que se tratam de empresas que atuam no mesmo ramo – coberturas – de modo a ser possível causar confusão para os consumidores, ainda mais que os produtos apresentam as mesmas características, quais sejam, abrir e fechar, cobrir e descobrir áreas externas. Verifica-se, portanto, que pode facilmente o consumidor ser induzido a pensar que um produto é o outro e vice versa, inclusive pela semelhança nos slogans das propagandas (fls. 50 e seguintes), além da semelhança dos nomes: A.F-A.M- A. O próprio INPI reconheceu a inadequação do registro efetuado, entendendo procedente a ação. Verifica-se, desta forma, que houve a concretização da hipótese prevista na norma, devendo ser anulado, desta forma, o registro efetuado. A jurisprudência esposa o sentido adotado, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas:PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REPRODUÇÃO PARCIAL DE MARCA JÁ REGISTRADA. PRODUTO DO MESMO RAMO MERCADOLÓGICO – BEBIDAS ALCOÓLICAS. CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I – Não decorridos mais de cinco anos entre o arquivamento definitivo de processo administrativo que indeferiu o pedido de registro de marca e a data do ajuizamento da ação em que se objetiva a revisão de tal ato, não há que se falar em prescrição da pretensão em desfavor do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Prejudicial de mérito afastada. II – Nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. III – O legislador objetivou, ao impor o óbice previsto no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante a captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (REsp nº 1.114.745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010). IV – Pelo princípio da especialidade que vigora no Direito Marcário, a proteção à marca registrada no INPI somente se estende a produtos e serviços idênticos, semelhantes e afins se aquele signo que se pretende registrar for suscetível de causar confusão a terceiros. V – O só fato de os produtos fabricados pela autora e pela ré Havana Club Holding S/A se encontrarem na mesma classe adotada pelo INPI para o registro de marcas (classe 35:10 – bebidas) não gera a presunção de que o registro da marca HAVANA para a designação da aguardente de cana produzida pela autora será suscetível de causar confusão para o público pelo fato de já ser registrado sob o signo HAVANA CLUB o rum produzido pela ré. Necessidade de análise do mercado a que se destinam os produtos. VI – Referindo-se a marca HAVANA à aguardente de cana produzida pela autora, de excelência nacional e internacionalmente conhecida e destinada a específica faixa do mercado brasileiro de bebidas alcoólicas até em razão de seu valor – aproximadamente R$ 400,00 uma garrafa de 600 ml, havendo lojas virtuais que a vendem por cerca de R$ 750,00, e tratando-se efetivamente de produtos diversos (aguardente de cana e rum), é de se afastar a tese recursal de que o consumidor a que se dirige o produto será induzido a erro pela coexistência da marca HAVANA com a HAVANA CLUB, referente a rum produzido pela ré Havana Club Holing S/A. O consumidor interessado em comprar a aguardente de cana produzida pela autora não incorrerá em equívoco pelo fato de existir no mercado produto diverso, rum, registrado sob a marca HAVANA CLUB, e vice-versa. VII – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1114745/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 21/09/2010; e REsp 1079344/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012. VIII – Remessa oficial e recursos de apelação do INPI e da Havana Club Holding S/A aos quais se nega provimento. (e-DJF1 DATA:19/12/2014 PAGINA:358 TRF1 Sexta Turma)PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL – REGISTRO DE MARCA- IMPOSSIBILIDADE – IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA DAS MARCAS EM COTEJO – SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS E MESMA CLIENTELA – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 124, XIX DA LPI – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE- INAPLICABILIDADE- VALOR DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA-APELANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO. 1- Recurso no qual se discute se há possibilidade de confusão a coexistência da marca MANDINHAS, de titularidade da empresa-apelante, com a marca MANINHAS, de titularidade da empresa-apelada; 2- De plano verifica-se a impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão, alcançando o mesmo segmento mercadológico; 3-As marcas em cotejo apresentam extrema semelhança gráfica e fonética (MANINHAS da apelada e MANDINHAS da apelante), onde se verifica somente a adição da consoante Dcom o fito de distingui-las; 4-Os produtos assinalados pelas marcas em análise destinam-se ao segmento do vestuário acrescido da circunstância de estarem ambas as empresas sediadas no mesmo Município (Nova Friburgo), sendo impossível a convivência no mercado das marcas das empresas litigantes; 5- Inviável, da mesma forma, a pretensão da apelante no sentido de sustentar ser cabível a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em questão, pois os registros assinalam os mesmos produtos (vestuário, calçados e chapelaria), havendo a possibilidade de ocorrência de confusão ante a identidade gráfica e fonética das marcas em litígio; 6- É assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade referencial e a diminuição do seu poder de venda, e, no caso em tela, a prevalecer o registro de ambas marcas, caracterizado que estaria ocorrendo a diluição do poder distintivo da marca da empresa apelada/autora, com indução do consumidor a erro e concorrência desleal, 6- Tendo em vista tratar-se de matéria eminentemente de direito, não tendo sido realizada audiência, nem produção de provas pelas partes, o que acarretou o julgamento antecipado da lide, cabível a redução do valor da condenação da empresa-apelante em honorários advocatícios para o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa monetariamente reduzido; 7- Recurso conhecido e parcialmente provido.( E-DJF2R – Data::10/12/2014 TRF2 Primeira Turma Especializada)Passo à análise do pedido de indenização por danos materiais e morais. Nesta linha, há que se ponderar qual o dano que a Autora sofreu e, caso sofrido, se há atuação da Ré que tenha concorrido para o mesmo. De acordo com a narrativa dos autos e com a documentação juntada, o fato que a Autora alega ter lhe causado dano é a utilização de marca semelhante à sua, pela Ré, para produtos iguais e de qualidade inferior, segundo alega. Entretanto, apesar de comprovada a utilização de nome semelhante para produto igual, não restou comprovado o dano, que deveria ter sido demonstrado materialmente através da perícia de engenharia, a fim de comprovar a baixa qualidade dos produtos da Ré e contábil, a fim de demonstrar o prejuízo sofrido, provas que não foram produzidas, apesar de aberta oportunidade para tanto. Para a existência do direito à reparação, há que haver dano, causado por ação ou omissão, ausência de culpa daquele que alega ser vítima, ato voluntário daquele que causou o dano e o nexo causal entre eles. No caso em tela, não restou demonstrado o dano que a parte Autora alega ter sofrido, seja material ou moral. O dano moral se configuraria caso a Autora houvesse demonstrado que, como consequência da confusão das marcas, seu nome no mercado tivesse tido abalo de modo a comprometer a confiança do consumidor. Não foi demonstrado tal fato. Assim, entendo inexistente o dano moral e o material, não configurado o dano, o nexo causal ou a culpa. Não há, portanto, qualquer dúvida a respeito da inexistência direito invocado, não restando provado o dano material ou moral e qualquer responsabilidade da Ré. Deve, portanto, o pedido da Autora ser parcialmente deferido, determinando-se a anulação do registro da marca da Ré (A.P) e rejeitando-se as demais pretensões.

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